Компания опубликовала у себя на сайте чужой логотип, а тот оказался товарным знаком

Виды товарных знаков

Фирма может зарегистрировать любую информацию, с помощью которой пользователи отличают ее от конкурентов. Видов товарных знаков семь:

Словесный товарный знак – это название. Оно может быть написано с использованием фирменного шрифта или без. Даже если вы регистрируете свой бренд, написанный фирменным шрифтом, другая компания не сможет зарегистрировать его, написав другим цветом или буквами другой формы.

Изобразительный товарный знак – это эмблемы компаний. Изображения, по которым вас узнают. Если вы зарегистрировали изображение в качестве товарного знака, его никто не сможет поместить на свою продукцию. 

Комбинированный товарный знак – это, как правило, логотипы. Изображения с буквами. Хороший вариант для тех, кто всегда использует название совместно с эмблемой. Можно зарегистрировать комбинированный знак и сэкономить на отдельной регистрации изобразительного и словесного товарного знака.

Объемный товарный знак чаще всего – упаковка. Компании, которые придумали уникальный дизайн для упаковки своей продукции, регистрируют ее, чтобы конкуренты не смогли выпустить продукцию в коробках, бутылках и флаконах такой же формы.

Цветовой товарный знак: если фирма разработала уникальный цвет для своей продукции, его тоже можно зарегистрировать.

Осязательный товарный знак регистрируют фирмы, которые выпускают продукцию для слепых и пишут название и слоган шрифтом Брайля.

Звуковой товарный знак – это любые мелодии, по которым покупатели узнают бренд. 

Если вы зарегистрировали свой товарный знак, другая компания не имеет право использовать такое же название или похожее.

Комментарий к статье 180 УК РФ

В прилагаемом к статье 180 УК РФ комментарии изложены такие понятия, как предмет, объект, состав, а также объективная и субъективная сторона правонарушения. Рассмотрим их более подробно.

Предмет злодеяния – любой товарный знак, принадлежащий гражданину или организации, который был использован третьими лицами в нелегальных целях.

Предметами также могут стать такие параметры товара и услуги, как:

1. Знак обслуживания.
2. Имя места производства продукции. Оно может иметь форму текста или изображения, и его основная задача – указание географической реалии, связанной с происхождением производимой продукции. Например, всем известный товар «тульский пряник» в своём наименовании имеет обозначение местности, в которой данное лакомство производят.
3. Иные похожие обозначения и логотипы товара и продукции.

Как правило, автор и владелец того или иного знака, в соответствии с законом о защите авторских прав, может использовать этот знак в своих коммерческих целях, при этом запрещая кому-либо ещё использовать его.

Во второй части статьи 180 УК РФ речь идёт о тех случаях, когда товарный знак зарубежной организации был использован гражданами РФ в незаконных целях.

Объективная сторона злодеяния – сам факт незаконного пользования каких-либо символик и текстов, созданных для индивидуализации продукции, при условии, что результатом такого использования стал тяжкий материальный ущерб.

Товарные знаки могут незаконно использовать в рекламных элементах, объявлениях, на упаковочной части продукции.

В соответствии с комментарием, знаки индивидуализации не могут использоваться людьми, не имеющими право на их использование, если:

• посягнувший на применение знака не зарегистрировал его самостоятельно;
• лицо не получило его от автора на законных основаниях путём продажи или уступки;
• лицо не зарегистрировало название места производства продукции в соответствии с законодательством;
• правонарушитель использует для обозначения и индивидуализации своей продукции символику, схожую с уже существующей;
• на используемом знаке уже имеется предупредительная маркировка, подтверждающая факт его предварительной регистрации за рубежом.

Уголовная ответственность наступает в тех случаях, когда:

1. Правонарушение было совершено несколько раз.
2. Результат правонарушения – крупный материальный ущерб.

Важно отметить, что при повторном совершении злодеяния ущерб может не достигать суммы 250 тысяч рублей. Однако многократное совершение преступления все равно рассматривается в рамках статьи 180 УК РФ

Субъективная сторона – имеющиеся у преступника или преступников корыстные мотивы и умысел совершать деяние. Тот факт, что злоумышленники знают о том, что используемые ими знаки уже зарегистрированы и что они не имеют права на их использование в своих целях.

Субъектом может стать кто угодно: и индивиды, и индивидуальные предприниматели, и юридические лица.

Наиболее отягощающим обстоятельством подобного уголовного дела становится факт группового преступления, когда участники группы руководствовались предварительным сговором и корыстными мотивами.

Если Роспатент прислал отказ

Роспатент во время проверки опирается на три основных фактора:

• фонетическая схожесть: знаки могут иметь разное написание и значение, но если в произношении похожи – возможен отказ;
• визуальная схожесть: если один бренд визуально похож на другой до степени смешения, то есть если покупатель может принять один бренд за другой и по ошибке купить не тот;
• семантическая схожесть: если обозначения по смыслу слишком похожи друг на друга.

Отказывают в регистрации товарного знака в нескольких случаях:

• если ваш бренд копирует или очень похож на уже зарегистрированный в нужном классе товарный знак или общеизвестный товарный знак;
• состоит только из неохраняемых элементов;
• содержит описательные термины;
• вводит в заблуждение в отношении характера, качества или места происхождения товара;
• содержит флаги, гербы, эмблемы государств и международных организаций.

Компания «Крымбытхим» работала на территории Украины и владела товарным знаком «Дихлофос». После присоединения Крыма к России «Крымбытхим» зарегистрировал бренд на территории РФ и пытался привлечь к ответственности другие фирмы, которые выпускают отраву для насекомых под этим брендом.

Проблема в том, что в России слово «дихлофос» вошло во всеобщее употребление для препаратов такого типа и стало скорее наименованием, чем названием. Поэтому специалистам «Гардиума» удалось доказать невозможность регистрации бренда «Дихлофос» на территории РФ. Регистрацию товарного знака отменили.

Если отказали в регистрации бренда из-за сходства с уже зарегистрированным знаком, это еще не приговор. Есть несколько способов получить свидетельство или разрешение и право на товарный знак.

• Если в качестве противопоставленного вам прислали знак, не совсем идентичный вашему, можно написать в Роспатент письмо с объяснениями и доказать, что знаки разные.
• Можно связаться с правообладателем противопоставленного товарного знака и получить от него письмо-согласие. Если правообладатель подпишет соглашение, чтобы ваш бренд был похож на его, вы получите разрешение. Как правило, такие ситуации возможны, если бизнесы работают в разных регионах. Стоимость услуги каждая компания будет оценивать самостоятельно: кто-то предоставит письмо бесплатно, кто-то попросит вознаграждение.

Могут быть другие варианты:

• Подписать соглашение с правообладателем, чтобы он разрешил работать под его брендом по лицензионному договору. Но своего товарного знака у компании не будет – придется пользоваться чужим.
• Изменить дизайн или название бренда незначительно: чтобы клиенты не заметили серьезных изменений, но появилась возможность доказать Роспатенту возможность регистрации.
• Полностью изменить фирменное обозначение.

Во втором и третьем случае заявку придется подавать заново, а значит и стоимость услуги, госпошлину платить тоже.

Фишки, которые помогут превратить отказ в одобрение и зарегистрировать свой товарный знак:

1. Фонетически. Придумать вариант похожего по звучанию, но различного по написанию названия. Например, не «Наташенька», а «Наталюшенька». Не «Миссис Марпл», а «Мисс Старпл».
2. Визуально. Изменить часть изображения, чтобы оно перестало быть похожим на противопоставленный знак. Например, заменить цветы на лавровый венок, кота – на рыбку.
3. Изменить вид товарного знака. Например, если пришел отказ в регистрации словесного товарного знака «Виолетта», можно заменить буквы «тт» на изображение птиц в форме буквы «т». Роспатенту нечего будет противопоставить при регистрации комбинированного товарного знака «Виоле А». Но буквы «тт» в форме птиц станут обязательным атрибутом вашего бренда.

Точно так же вы можете менять любые другие буквы на графические изображения и регистрировать не первоначальное название бренда, а выдуманные слова.

Самый известный пример, когда из-за семантической схожести отказали в регистрации – бренды Skype и Sky.

Бренд «Скайп» подал заявку на регистрацию после «Скай». В регистрации отказали из-за того, что обозначения похожи по звучанию и написанию, а облако в логотипе «Скайп» можно принять за символ неба.

В итоге корпорации договорились между собой, но логотип «Скайп» до сих пор не зарегистрирован.

Как зарегистрировать торговую марку

После того, как процедура подготовки завершена, можно переходить непосредственно к оформлению.

Куда обращаться

После подготовки заявительных документов, их нужно подать в Федеральный институт промышленной собственности при Роспатенте. Заявка подается либо в бумажной форме (обычным письмом) или по электронной почте, через личный кабинет на официальном сайте ФИПС. Это может сделать как сам заявитель, так и его официальный представитель.

Срок регистрации

Срок регистрации обычно занимает 10-12 месяцев. Но по закону, принятому в 2015 г, он может занимать до 19 месяцев. Ускорить его можно, заказав платный поиск по базе Роспатента. Другого способа не существует.

Замедлить дело гораздо проще, если запутаться в классах, товарах и экспертных запросах. Поэтому лучше подключить к делу специалиста, который знаком с правилами прохождения процедуры от начала до конца.

Стоимость регистрации

Стоимость состоит из нескольких частей:

• регистрация заявки — 2500 руб. + 700 руб. за каждый класс после 5;
• за класс МКТ и У — 8150 руб. + 1750 руб. за каждый следующий;
• за регистрацию ТЗ (оплата вносится ближе к моменту окончания процедуры) — 11200 руб. + 700 руб. за каждый класс после 5;
• за выдачу бумажного свидетельства — 1400 руб.*

Наняв специалиста придется оплатить еще и его работу, которая зависит от уровня специалиста.

Важно! Все, что регистрируется в Роспатенте, проходит тщательную проверку. Если документы были оформлены неправильно или чего-то не хватает, чтобы донести это, придется платить новые пошлины

Их суммы зависят от возникшей проблемы.

Поэтому при изначальной подаче нужно все продумать и подготовить, чтобы не затягивать процесс.

За регистрацию товарных знаков в РФ отвечает Роспатент

Порядок действий

Процедура регистрации регламентирована Приказом Министерства экономического развития РФ № 483 от 20.07.2015.

Пошаговый порядок действий:

1. Разработать обозначение и проверить его на уникальность. На этом этапе нужно изучить перечень товаров и услуг, для которых планируется оформить торговую марку. Этот перечень сформирован на основании Международной классификации. Если класс товара определен неверно, регистрирующий орган оповестит об этом, придется вносить корректировки, заплатив за это дополнительную госпошлину.
2. Заполнить заявку и подать документы для дальнейшего их оформления. Заявка устанавливается по установленной форме, которую можно скачать или заполнить в режиме онлайн.
3. Прохождение экспертизы. Этот этап подразделяется на 2 части. Сначала проводится формальная экспертиза, во время которой проверяются все документы. Следующая часть — экспертиза заявленного ТЗ. Это основной этап, занимающий все оставшееся время.
4. Получение свидетельства о регистрации ТЗ. После принятия положительного решения вопроса ФИПС информирует об этом заявителя в течение 5 рабочих дней. После этого решения оплачивается последняя госпошлина и выдается свидетельство. На его выдачу уходит до 2 месяцев с момента оплаты пошлины.

Получение свидетельства может растянутся во времени

Необходимые документы

Чтобы подать заявку на оформление ТЗ, понадобятся:

• заявление о госрегистрации обозначения в качестве ТЗ с указанием заявителя, его места проживания или нахождения;
• заявляемое обозначение;
• перечень товаров и услуг, в отношении которых будет действовать предполагаемый ТЗ (они должны быть сформированы в соответствии с МКТУ);
• описание заявляемого обозначения.

Если процесс прошел успешно, потребуется предоставить еще ряд документов, но на первоначальной стадии только эти. К их оформлению нужно подойти очень ответственно.

Сроки действия регистрации

Исключительное право на ТЗ действует на протяжении 10 лет с момента его получения. После его можно продлевать на новый срок в 10 лет и так неограниченное количество раз.

Важно! По истечении 10 лет есть срок всего в 6 месяцев, чтобы подать заявку на продление зарегистрированной товарной марки.

Третьи лица использовали товарный знак правообладателя до принятия Роспатентом решения о его регистрации

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев. Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права. Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период.

Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем». До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением. Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено. При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г. по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на , компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите. Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак. При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Ограничения

Данный документ не имеет юридической силы в следующих случаях:

• при полном совпадении товарных знаков (их тождестве);
• если регистрация заявляемого товарного знака, сходного с другим, может в дальнейшем ввести потребителя в заблуждение;
• для коллективных товарных знаков, правообладателями которых являются ассоциации юридических лиц.

Так как письмо-согласие не устраняет возможность смешения товарных знаков, то экспертная комиссия «Роспатента» учитывает данный документ в совокупности с остальными обстоятельствами. Риск получения отказа даже при наличии согласия правообладателя возрастает при таких факторах, как:

• высокая степень сходства, совпадение многих элементов в обозначениях;
• большой риск установления однородности товаров/услуг, например, когда оба товарных знака используются для маркировки молочной продукции;
• известность зарегистрированного бренда среди широкого круга потребителей (особенно тех марок, которые применяются для товаров повседневного спроса);
• использование заявляемого обозначения для маркировки лекарственных препаратов.

В этом случае оптимальным вариантом будет заключение лицензионного договора с правообладателем «мешающего» товарного знака.

Подача иска в Верховный суд из-за незаконного использования товарного знака

Верховный суд Республики Беларусь рассматривает споры, связанные незаконным использованием брендов, вне зависимости от того, кто является стороной спора.

Владелец товарного знака или другое лицо, которому предоставлено право использования товарного знака по договору исключительной лицензии, могут обратиться в Верховный суд с исковым заявлением со следующими требованиями:

—    прекращение нарушения исключительного права правообладателя на товарный знак при совершении действий по использованию аналогичного обозначения или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных услуг (товаров, работ), в том числе путем (например): демонтажа рекламной вывески; удаления со всех социальных сетей, сайтов, на которых расположена реклама с использованием изображения (словесного обозначения) любого рода изображений (фото, словесных обозначений); удаления со всех внутрикорпоративных документов нарушителя любого рода изображений (словесных обозначений), аналогичных или сходных до степени смешения с товарным знаком. Если и после вынесения такого решения нарушитель продолжит использовать чужой логотип, то к делу подключаются судебные исполнители для принуждения прекращения нарушения прав;

—    взыскание компенсации в размере от 1 до 50 000 базовых величин. Конкретный размер определяется непосредственно Верховным судом. Как раз здесь нам на помощь и придут материалы административного процесса, в которых обычно отображается период использования логотипа, количество товара, на котором он нанесен и т.д. Именно эти материалы выступят помощником в определении судом характера нарушения, с учетом которого и принимается окончательное решение по сумме компенсации;

—    взыскание морального вреда. Истребование морального вреда допускается только в том случае, когда владельцем товарного знака является физическое лицо. Заявить сумму вреда можно любую, однако окончательный его размер определяется судом. Как правило, суды взыскивают в пользу граждан очень маленькие суммы морального вреда

Для взыскания вреда заявителю важно доказать факт физических и/или нравственных страданий, вызванных незаконным использованием товарного знака (например, душевные переживания по поводу нарушения, потеря душевного равновесия из-за того, что для защиты прав на бренд необходимо тратить немало сил и денежных средств на наем юристов и адвокатов и т.д.). Конечно же, для большей убедительности следует приложить соответствующие медицинские справки, если они есть;

—    перевод прав администратора доменного имени на владельца товарного знака. По сути, если кто-либо зарегистрировал доменное имя, совпадающее или схожее до степени смешения с Вашим товарным знаком, то теоритически Вы можете через суд требовать перевода прав администратора на данный домен. Такие прецеденты очень часто возникают в Беларуси.

По спорам между компаниями и ИП (резиденты или нерезиденты) между собой обязательным является направление досудебной претензии. Если одной из сторон является гражданин, то соблюдение претензионного срока не является обязательным. Но здесь есть нюанс. Если, например, спор идет по договорным обязательствам и договором установлена неустойка (пеня), то ее размер может быть уменьшен судом на основании статьи 314 Гражданского кодекса. В данной статье есть оговорка о том, что при решении вопроса об уменьшении пени учитываются действия сторон, направленные на досудебное урегулирование спора. Другими словами, если претензия направлялась, то вероятность снижения суммы пени меньше.

Госпошлина за обращение в Верховный суд составляет 5 % от суммы, заявляемой ко взысканию с нарушителя права на товарный знак. Если же требование носит нематериальный характер, то госпошлина составляет 50 базовых величин для организаций и 20 базовых величин для граждан.

Как написать претензию о незаконном использовании фирменного знака

В заявлении, которое касается незаконного использования ТМ, следует указать такую информацию:

• кем и кому направляется претензия;
• обстоятельства дела, в связи с которым пишется данное заявление, указание на незаконность использования логотипа;
• требования заявителя (например, прекратить использование знака, выплатить компенсацию и другие);
• ссылка на наличие доказательств незаконного использования ТМ;
• дата составления заявления.

Заявитель подписывает текст претензии, а к самому заявлению прикладывает копии материалов, которые составляют доказательную базу. Экземпляр заявления можно передать в канцелярию уполномоченного органа лично, отправить заказным письмом с уведомлением или по электронной почте. Последний вариант является наименее предпочтительным.

Процедура регистрации

Наглядная схема регистрации товарного знака со сроками приведена ниже.

Заявку можно подать как на бумажном носителе (непосредственно в патентное ведомство или по почте), так и в электронном формате – на сайте «Роспатента» или «Госуслуги». Последние 2 сервиса предоставляют возможность круглосуточной отправки документации, а электронное взаимодействие с ведомством облагается государственными пошлинами по сниженной ставке на 30%. Однако в этом случае необходима настройка АРМ и получение квалифицированной цифровой подписи. В нашем патентом бюро имеется все необходимое для электронного документооборота с «Роспатентом».

Заявка на товарный знак проходит двухступенчатую проверку в патентном ведомстве. Во время формальной экспертизы проверяется комплектность документов и отсутствие ошибок в их оформлении. Экспертиза по существу проводится с целью выявления сходных товарных знаков, права владельцев которых могут быть ущемлены, и несоответствия действующему законодательству. На этом этапе «отсеивается» большинство заявок.

Если эксперты выявят нарушения, то заявителю направляется уведомление о необходимости корректировки заявки. Это необходимо сделать в установленные сроки, иначе заявка будет признана отозванной. Если вынесено положительное решение, то товарный знак вносится в государственный реестр и публикуется в бюллетенях. После этого заявителю выдают свидетельство.

Перед каждым этапом регистрации необходима уплата государственных пошлин. Окончательный расчет затрат для получения свидетельства производится с учетом количества классов МКТУ, указанных в заявке. Минимальная сумма пошлин составляет 33 тысячи рублей. Подача через электронный сервис в нашем бюро позволяет сэкономить расходы более, чем на 10 тысяч рублей.